La protección de los intangibles de la empresa, un activo que puede influir en su precio de venta

Resulta relativamente habitual ver colgado el cartel de SE VENDE en negocios familiares que llevan décadas comercializando sus productos o prestando sus servicios. Muchos de ellos, simplemente, bajo el paraguas de una mera denominación social o el rótulo de su establecimiento. Sin embargo, esa aparente tranquilidad jurídica no es tal cuando se recibe una oferta de compra, seguida de un proceso de due diligence por el comprador.

En el momento en que se detecta que los principales activos de la empresa no se encuentran debidamente protegidos empieza una carrera de obstáculos. No pensemos sólo en el nombre o logo que se ha venido utilizando desde antaño, sino también, por ejemplo, en la receta que se emplea para la elaboración de determinados productos, cuyo sabor y/o textura son las cualidades que ha hecho que un tercero se fije en nuestra empresa.

Ante esta situación, el comprador, muy probablemente, reducirá el precio de su oferta. Para que lo anterior no suceda, es recomendable revisar periódicamente la situación de nuestros activos intangibles. ¿Cuáles son los principales a tener en cuenta? Marcas, diseños, patentes y secretos empresariales. Pasemos muy brevemente a comentar cada uno de ellos para que el lector, de manera sencilla, pueda realizar su propio check list de deberes hechos.

• Marcas. Las marcas se registran ante un organismo público, dependiendo su ámbito territorial de protección del sistema elegido para el registro. Así, si la marca está registrada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), desplegará efectos únicamente en el territorio nacional, tal y como contempla la Ley de Marcas. Por el contrario, si lo estuviera en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), el registro se encontrá protegido simultáneamente en los 27 paises de la Unión Europea (Reglamento (UE) 2017/1001). Lo anterior resulta crucial cuando detrás de la oferta de compra está un grupo internacional, que pretende extender el negocio más allá de nuestras fronteras.
                    
  Igualmente será necesario revisar quién figura como titular de las marcas que viene utilizando la empresa. A veces son registradas a nombre de uno de los fundadores y/o administradores de la empresa, lo que, sin duda, dificulta la venta, ya que el vendedor tendrá que llegar a un acuerdo con el titular para la cesión de dichos activos a la sociedad que se va a adquirir.
                                  
  A este respecto, traemos a colación una resolución del Juzgado de lo Mercantil número 8 de Barcelona, con fecha del pasado 1 de abril, por la que se ha declarado la nulidad de la siguiente marca española (3.676.765):
                      
  
               
  El primer registro del término “COROMINAS”, como marca, fue realizado por una persona física en 1966. Con posterioridad, su sobrino y su yerno contistituyeron la sociedad PATATES FREGIDES COROMINAS SL. Así, desde 1993, PATATES FREGIDES SL lleva comercializando en exclusiva patatas y otros productos bajo la denominación “COROMINAS”, siendo titular del nombre de dominio www.patatescorominas.com y con base en una relación de mutua confianza.
                    
  Merece destacar que en el juicio uno de los testigos explicó que “en muchas empresas familiares no existe una clara separación entre la titularidad de la marca y la gestión del negocio”; por tanto, parece que estamos ante una práctica relativamente habitual.

• Diseños. Los diseños comparten con las marcas el princicio de territorialidad y se les aplica la normativa correspondiente en función de si su ambito de protección es nacional (Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial) o comunitario (Reglamento (CE) n°6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios). Sin embargo, como dato diferenciador respecto de las marcas, la duración de los diseños está limitada a 25 años desde la fecha de su solicitud. Por tanto, en caso de que creamos ser titulares de un diseño, será necesario revisar que todavía esté en vigor.
• Patentes. La duración de las patentes es de 20 años a contar desde la fecha de solicitud, según la ley. Por tanto, será igualmente imprescindible verificar estos extremos en caso de que la empresa a comprar tenga patentes en su cartera de derechos de propiedad industrial.
• Secretos empresariales (el denominado know-how). En algunas ocasiones el valor añadido de la empresa está en su saber hacer. Pensemos de nuevo en esa receta que pasa de generación a generación y a la que solo determinados miembros de la empresa tienen acceso. Así, la ley considera secreto empresarial cualquier información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero, que sea secreto, tenga un valor empresarial, ya sea real o potencial, prescisamente por ser secreto y que haya sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerlo en secreto.

Por otro lado están las denominaciones sociales sobre las que existe una creencia popular de que protegen frente a ataques de terceros. Sin embargo, lo anterior no es del todo cierto. Para poder presentar una oposición ante una solicitud de marca igual o similar a nuestra denominación social o una demanda de nulidad frente a la marca ya concedida, el titular de la denominación social tendrá que probar el uso o conocimiento notorio de la misma en el conjunto del territorio nacional. Lo que no es una cuestión baladí porque normalmente estamos ante negocios familiares de ámbito local.

A este respecto, la Audiencia Provincial de Barcelona ha dictado recientemente una sentencia, con fecha de 22 de marzo de 2022, estimando el recurso de apelación interpuesto por el Consejo Regulador Denominación de Origen Calificada Priorat contra la sentencia dictada en primera instancia.

En el supuesto en cuestión, el Consejo había presentado demanda de infracción de la referida denominación de origen (DO) y de las marcas españolas (números 2.625.784 y 2.839.483) anteriormente reproducidas contra la sociedad Priorato de Razamonde, SL por el uso del término “PRIORATO” como (i) parte de su denominación social, (ii) nombre comercial identificativo de la bodega, (iii) marca y (iv) nombre de dominio de su pagina web: www.prioratoderazamonde.com.

La Sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona ha considerado que existe infracción de la DO Priorat y, por lo tanto, entre otros extremos, acuerda la modificacion de la denominación social Priorato de Razamonde, SL, eliminando de la misma el término Priorato y adoptando otra que no incorpore un signo similar o que lo evoque de cualquier forma. No obstante, téngase en cuenta que dicha resolución podría ser objeto de recurso de casación y/o extraordinario por infracción procesal y, por tanto, en su caso, modificada por lo que pudiera resolver el Tribunal Supremo en caso de que se interpusiera y admitiera a trámite el recurso.

En resumen, los citados activos estratégicos se deben someter a revisiones periódicas puesto que su vida útil (y, en consecuencia, su valor de mercado) dependerá de los actos de protección llevados a cabo por el titular o por terceros con su autorización.