Apellidos que son marcas (II): un activo estratégico que puede provocar una guerra familiar

Registrar una marca compuesta por el apellido de uno de sus fundadores es una estrategia muy recurrente. Esto permite a la empresa familiar presentar su producto en el mercado a través de un sello personal, poniendo el énfasis en valores como la cercanía y la tradición, cualidades inherentes a los apellidos. Sin embargo, el registro del apellido como marca no está exento de límites y es importante tenerlos en cuenta si se va a elegir esta opción.

En un artículo anterior resaltábamos cómo los apellidos de los fundadores de marcas se habían consolidado como marcas renombradas. Ejemplos de ello tenemos muchos: entre otros, Osborne, Loewe, Tous o Roca. En todos ellos podríamos decir que el apellido se ha patrimonializado, pasando a ser, en la mayoría de los casos, propiedad de la sociedad que se dedica a la comercialización de los productos y/o servicios distinguidos con dicha marca.

A este respecto, el Tribunal Supremo ha dictado una resolución (STS 1261/2025), el 17 de septiembre de 2025, por la que la resuelve que es conforme a Derecho la denegación de una solicitud de marca que incluía el apellido del solicitante, si existe riesgo de confusión con una marca anterior, incluso aunque la coincidencia con la marca anterior sea parcial.

El conflicto surge por la denegación de la marca española denominativa nº 4168467 “CARLOS BUJANDA FDEZ. DE PIEROLA”, solicitada en 2022, por D. Carlos Bujanda Fernández de Pierola, a la que se opusieron varias marcas anteriores, en concreto, la marca española nº 749758 “BUJANDA” (registrada desde 1974) y las marcas de la UE nº 8619868 “FAMILIA MARTINEZ BUJANDA” y 8645351 “VIÑA BUJANDA”, todas ellas titularidad de la sociedad Familia Martínez Bujanda, S.L.

La Oficina Española de Patentes y Marcas denegó la marca solicitada al entender que dicha marca no podía coexistir en el mercado, sin riesgo de confusión con las anteriores, titularidad de Familia Martínez Bujanda, S.L., ya que todas ellas compartían el apellido “BUJANDA” y se encontraban registradas para la misma clase de productos (vinos). Razonamiento que fue confirmado, posteriormente, tanto por la Audiencia Provincial de Madrid, como por el Tribunal Supremo.

Para resolver esta cuestión, se analizó el riesgo de confusión que puede suponer la homonimia parcial en el uso del apellido teniendo en cuenta los siguientes aspectos: (i) las circunstancias propias del caso y, en particular, las características del apellido en cuestión, de si se trata de un apellido poco corriente o, por el contrario, muy común; (ii) la posible notoriedad de la persona que solicita el registro de su nombre y/o apellido; y (iii) la posición del apellido con respecto al conjunto de elementos que configuran la marca.

Respecto a la primera consideración, la diferencia entre un apellido común y un apellido infrecuente resulta clave en el aspecto de la distintividad de la marca. Si el apellido es poco corriente o lo suficientemente diferente, puede que esto sea en sí mismo un signo distintivo apreciable por el consumidor que permita distinguir el producto e identificar su origen empresarial.

En esos casos, el apellido aparece como núcleo denominativo de la marca. De esta forma, al tener tal entidad el apellido en el mercado, la marca anterior podrá ser utilizada para paralizar solicitudes posteriores de terceros que, aunque compartan el apellido, su uso no esté autorizado por el titular prioritario, incluso cuando el apellido del solicitante coincida con el de la marca que se pretende registrar.

En segundo lugar, sobre la notoriedad del apellido (convertido en marca) en el mercado, hay que apreciar la asociación que el consumidor medio podría hacer del apellido a determinados productos o servicios —como efecto reflejo, sin análisis previo—. De esta manera, solicitar el registro de una marca para bebidas alcohólicas, incluyendo el apellido “Bujanda”, ya inscrito para el mismo tipo de productos, podría llevar al consumidor fácilmente a confusión y a pensar que vinos identificados con dichas marcas (“CARLOS BUJANDA FDEZ. DE PIEROLA” vs “BUJANDA”, “VIÑA BUJANDA” o “FAMILIA MARTINEZ BUJANDA”) comparten el mismo origen empresarial.

Lo mismo resultaría de aplicación si se pretendiera registrar marcas para cervezas con el término “Mahou” o para productos de joyería, incluyendo el apellido “Suárez” —en este caso, por la notoriedad de la marca, aunque no por la peculiaridad del apellido—.

En tercer lugar, el Tribunal Supremo considera también aplicable la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (sentencias Sabel, Lloyd Schuhfabrik Meyer y Thomson Life, entre otras) al matizar que, para valorar el riesgo de confusión, ha de hacerse un estudio global de los elementos que configuran la marca, con especial énfasis en aquellos elementos dominantes que conforman su núcleo; admitiéndose que existe riesgo de confusión si se puede inducir al público a creer que los productos en cuestión proceden, al menos, de empresas vinculadas económicamente. Si el apellido se aprecia por el consumidor como el elemento distintivo de una marca, aunque la solicitud posterior incorpore otros elementos accesorios, debe protegerse la marca previamente registrada.

En definitiva, la coincidencia parcial del apellido como elemento distintivo de una marca es suficiente para denegar la inscripción posterior cuando, por las circunstancias del caso, pueda llevar a asociación y/o confusión al consumidor medio. El apellido, especialmente si no es habitual, puede ser el elemento nuclear de la marca y, por eso, debe permanecer su uso en exclusiva, incluso frente a quienes pretenden registrar su propio nombre.

Esto refuerza el ámbito de protección de las marcas familiares, donde la división de generaciones posteriores a la fundación de la empresa puede dar lugar a un intento de aprovechamiento del apellido por aquellos que no tienen el control sobre las marcas prioritarias.

Ahora bien, no podemos olvidar que la Ley de Marcas, en su artículo 37, no ampara al titular de una marca anterior para que pueda prohibir a un tercero hacer uso en el tráfico económico de su propio nombre, cuando dicho tercero sea una persona física.

Este es un factor que deben tener presente también las empresas cuando su marca insignia está compuesta por un apellido, ya que pueden encontrarse con personas físicas que estarían legitimadas para actuar en el tráfico económico con el mismo término. Todo ello, sin perjuicio de las restricciones en materia de competencia desleal que, muy probablemente, podrían alegarse para paralizar una eventual comercialización de productos identificados con el mismo apellido que durante años ha consolidado su popularidad y reputación.

En conclusión, todos estos factores han de tenerse en cuenta a la hora de valorar el registro de una marca con el apellido o nombre propio de su fundador. Asimismo, hay que estar atentos a posibles intentos de inscripción de marcas que incluyan términos coincidentes. Para ello, la contratación de un buen servicio de vigilancia marcaria resulta esencial. No hay que olvidar que las marcas son activos estratégicos que necesitan una revisión periódica y mecanismos de protección adecuados para que cumplan con su función de dotar de valor a la empresa y garantizar su buen posicionamiento en el mercado.