Publicaciones

En la Unión Europea el registro de una marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla y, lo que es más interesante, el derecho a prohibir su uso a terceros no autorizados. No obstante, no se prohíbe cualquier tipo de uso. Para ser ilícito el uso no autorizado debe llevarse a cabo “en el tráfico económico” (vid artículo 10.2 de la Directiva de Marcas). Es decir, solo existe violación de marca si la marca se utiliza en el tráfico económico a afectos de distinguir productos y/o servicios.

Ahora bien ¿qué debemos entender por tráfico económico? La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 30 de abril de 2020 (asunto C-772/18) viene a aclarar esta cuestión tras la petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo de Finlandia.

Los hechos pueden resumirse como sigue. Un particular residente en Finlandia recibe un lote de 150 rodamientos para recambios procedentes de China e identificados con la marca INA. Realizado el despacho en aduanas, el particular llevó el lote a su domicilio y posteriormente lo entregó a un tercero para su exportación a Rusia. ¿Y qué recibió el particular como pago? Un cartón de cigarrillos y una botella de coñac.

El Tribunal de Apelación de Helsinki consideró que el particular se había limitado a una actividad de depósito y tránsito sin ánimo de lucro, concluyendo que la retribución percibida (tabaco y alcohol) debía ser considerada una contrapartida por el depósito realizado por cuenta de un tercero, pero que no podía considerarse una explotación económica de mercancías en una actividad mercantil, es decir, un “uso en el tráfico económico”.

Recurrida la sentencia ante el Tribunal Supremo finlandés, este planteó cuatro cuestiones prejudiciales al TJUE que pueden resumirse en una: si puede entenderse que una persona que no ejerce una actividad mercantil, y que recibe la mercancía desde un país extracomunitario con el único fin de enviarla a otro país extracomunitario, está ‘usando la marca en el tráfico económico’ cuando resulta obvio que la mercancía en cuestión no está destinada a un uso privado.

Y la respuesta es que sí. Sí estamos ante un “uso en el tráfico económico” en los términos exigidos por la Directiva. Para alcanzar esta conclusión el TJUE señala que debe atenderse, en todo caso, a datos objetivos y hace referencia a los siguientes:

• Los productos controvertidos son rodamientos que pesan más de 700 Kg. y están destinados a utilizarse en la industria pesada. De su naturaleza y volumen cabe deducir, por tanto, que es obvio que los rodamientos no estaban destinados a un uso privado. Esto es, las operaciones relacionadas con este lote de productos deben ser consideradas una actividad mercantil.  
• Al haber comunicado su dirección como lugar al que deben enviarse las mercancías y encargar a un agente su despacho de aduanas, y despacharlos a libre práctica, el particular está llevando a cabo una importación en los términos previstos en el artículo 10.3.c) de la Directiva de Marcas (antiguo artículo 5.3.c)).  
• Pese a estar actuando en interés económico de un tercero, el particular sí está realizando un “uso” de la marca, siendo a estos efectos irrelevante que no sea el propietario de los productos infractores.  
• Para el TJUE, el mero hecho de haber importado y despachado a libre práctica los productos es suficiente para entender que el particular ha actuado en el tráfico económico. Por tanto, es irrelevante el tratamiento posterior que se le haya dado a los productos (depósito, comercialización, exportación…);
• En último lugar, la importancia o naturaleza de la retribución percibida por el particular es igualmente irrelevante, aunque se tratase de un cartón de tabaco y una botella de coñac. 

¿Conclusión? A la hora de determinar si existe o no un uso en el tráfico económico resulta irrelevante que la persona que está usando la marca ejerza profesionalmente una actividad mercantil. Es igualmente irrelevante que reciba o no una contraprestación por su actividad. La clave está en la recepción (importación) de las mercancías, aunque sea a beneficio de un tercero, y en el hecho de que, claramente, no estén destinadas a un uso privado.