El ofrecimiento y depósito de los productos en el ‘marketplace’ de Amazon no implica el uso de la marca
Carolina Pina, socia del Departamento de Propiedad Industrial e Intelectual y coresponsable del área de Telecomunicaciones & Media de Garrigues.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictado una sentencia (asunto C-567/18 – sentencia de 2 de abril de 2020 Coty v. Amazon) en la que responde a la cuestión prejudicial formulada por el Tribunal Supremo alemán sobre si el ofrecimiento y depósito de los productos Davidoff realizado en el 'marketplace' de Amazon puede considerarse un uso de marca que requiera el consentimiento del titular.
Dentro de los servicios que ofrece Amazon se incluye el llamado “Amazon Marketplace” que permite a los vendedores terceros (vendors) publicar ofertas de sus productos en su página web. Los contratos de compraventa de los productos comercializados de esta manera se formalizan entre los vendors y los compradores. Además, estos vendors pueden participar en el programa “Logística de Amazon” que permite almacenar los productos bajo depósito, siendo los contratistas externos los que realizan su expedición.
En este procedimiento Coty pretendía sustentar que tanto el vendor como Amazon realizan un uso de la marca y, por tanto, ambos son responsables directos de la infracción en el caso de no disponer de la autorización del titular para la comercialización de sus productos en el marketplace. Coty esgrimía que en este supuesto existía infracción de marca porque los productos Davidoff no habían sido puestos en el mercado del Espacio Económico de la Unión Europea con la autorización de su titular y, por tanto, los derechos de marca no se habían agotado.
El TJUE concluye que una persona que tiene en depósito por cuenta de un tercero productos que infringen un derecho de marca, sin tener conocimiento de esta infracción, no almacena estos productos con el fin de ofrecerlos o comercializarlos cuando no persigue ella misma estos fines. Por tanto, no es Amazon quien usa la marca Davidoff en el marco de su propia comunicación comercial, sino el vendor y, en consecuencia, es este el responsable de la infracción.
El TJUE ya se había pronunciado en otros asuntos en el sentido de que “uso” de marca implica un comportamiento activo y un dominio, directo o indirecto, del acto que constituye el uso (vid. Daimler C-179/15, Mitsubishi). Por ejemplo, crear las condiciones técnicas necesarias para que pueda utilizarse un signo y recibir una remuneración por el servicio no significa que el propio prestador haga uso del signo a título de marca (vid. Google France y Google, C-236/08).
Por último, el TJUE indica que, sin perjuicio de lo anterior, procede recordar que la responsabilidad debe analizarse a la luz del artículo 14, apartado 1, de la Directiva 2000/31 (DCE) o el artículo 11 de la Directiva 2004/48. Sin embargo, no se adentra a resolver esta cuestión porque no se encuentra entre las suscitadas en la resolución de remisión por el tribunal alemán.
El artículo 14 de la Directiva sobre Comercio Electrónico (DCE) dispone que cuando se preste un servicio de la sociedad de la información consistente en almacenar datos facilitados por el destinatario del servicio, el prestador de servicios no puede ser considerado responsable de los datos almacenados a petición del destinatario, salvo que teniendo conocimiento efectivo de la infracción no procedan a la retirada del contenido ilícito con prontitud. Por otra parte, el citado artículo 11 establece que los titulares de derechos tienen la posibilidad de solicitar que se dicte un mandamiento judicial contra los intermediarios cuyos servicios hayan sido utilizados por terceros para infringir un derecho de propiedad industrial.
En conclusión, la actividad desarrollada por el marketplace de Amazon puede quedar enmarcada en los “servicios de intermediación de la sociedad de la información” y, en consecuencia, se encuentra sujeta al régimen especial de exclusión de responsabilidad del artículo 14 DCE. Los prestadores de los citados servicios de intermediación serán responsables únicamente cuando, habiendo tenido conocimiento efectivo de la ilicitud del contenido alojado, no hubiese actuado con prontitud para retirarlo o impedir el acceso al mismo. Es decir, Amazon no tendría responsabilidad directa por la infracción de los derechos de marca por parte de los vendors en el marketplace, únicamente tiene la diligencia de colaborar con el titular de los derechos de marca para retirar el contenido ilícito de forma expeditiva una vez recibida la notificación de infracción por parte del titular.