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Infracción de marcas mediante la publicidad en internet 

El sistema AdWords es una nueva forma de publicidad por la que el anunciante paga al buscador (Google) para que sus anuncios aparezcan en las búsquedas que hacen los usuarios al introducir una “palabra clave”. Al ser introducida la palabra, el anuncio aparece, bien arriba, bien al lado derecho de los resultados de la búsqueda.

El sistema de publicidad AdWords ha sido objeto de procedimientos judiciales en diversos países, a instancia de titulares de marcas que consideran infringidos sus derechos al permitir que los usuarios, por medio de la introducción de sus marcas como “palabras clave”, puedan acceder a la adquisición de productos falsificados o bien de los productos del competidor. 

Es interesante el proceso judicial entre LOUIS VUITTON y GOOGLE, que fue elevado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, determinando este Tribunal que Google, al prestar un servicio de referenciación almacenando palabras clave coincidentes con marcas por encargo de sus clientes, no incurría en infracción de derechos de marca, pues no se trata de un uso por su parte de las marcas para distinguir productos o servicios idénticos a los protegidos por aquellas. El Tribunal entendió que el prestador del servicio de referenciación, en la medida en que el papel que desempeñe sea neutro, es decir, su comportamiento sea meramente técnico, automático y pasivo, sin tener conocimiento ni control de la información que almacena, no incurre en responsabilidad salvo que llegue a su conocimiento que el anunciante está haciendo uso ilícito de la marca y en tal caso no actúe con prontitud para retirar los datos o imposibilitar el acceso a los mismos.

Sin embargo el Tribunal sí consideró que el anunciante que paga por el servicio de referenciación y que elige como palabra clave una marca registrada por otro, incurre en infracción de marca cuando el anuncio no permite al internauta determinar con claridad si los productos o servicios proceden del titular de la marca o de un tercero.

Mas recientemente, el Tribunal de Justicia ha tenido que volver a pronunciarse, en sentencia de 12 de julio de 2011, sobre la problemática originada por la publicidad en internet, esta vez en el marco de un litigio en el que estaban involucradas LÓreal y eBay.

EBay gestiona un mercado electrónico en Internet, en el cual los usuarios pueden comprar y vender productos, y además se muestran anuncios de productos ofrecidos  por personas que tienen en eBay una cuenta de vendedor. EBay también presta asistencia a los vendedores para optimizar sus ofertas, crear sus tiendas en línea, y  posibilita que, mediante la selección de palabras clave a través de «AdWords», aparezca el enlace del sitio web de eBay.

Determinadas personas demandadas ofrecían a la venta productos que, bien por ser falsificados, bien por ser productos originales no destinados a la venta (muestras para los consumidores), o por comercializarse sin embalaje, L´Oreal consideraba que estaban infringiendo sus derechos de marca, y en efecto, así lo determina el Tribunal.

En cuanto al papel desempeñado por el gestor del mercado electrónico, y siguiendo la doctrina marcada en la sentencia anterior, el Tribunal considera que el prestador de servicios no hace un uso de la marca constitutivo de infracción cuando presta un servicio que se limita a permitir que sus clientes presenten, en su sitio web, signos que se corresponden con marcas registradas.  Pero cuando el gestor desempeña un papel activo, que le permite tener conocimiento de los datos de las ofertas, cuando presta el servicio consistente en optimizar la presentación de las ofertas o en promocionarlas, o incluso cuando no habiendo desempeñado un papel activo, de haber actuado con diligencia, hubiera debido deducir el carácter ilícito de las ofertas, no actuando en este caso con rapidez retirando los datos o imposibilitando el acceso a los mismos, entonces debe entenderse que incurre en responsabilidad. Deberá ser el Tribunal remitente el que determine si concurren en eBay estas circunstancias.

En definitiva, y aunque para los titulares de las marcas resulte más fácil actuar judicialmente contra los prestadores de servicios que demandar a los múltiples infractores de sus marcas en Internet, sólo se declarará la responsabilidad de los prestadores en la medida en que los mismos desempeñen ese papel activo que les permita tener un control sobre los datos que almacenan o bien tener de otro modo conocimiento de la ilicitud de los actos de sus clientes.